| ORTEGA & CIA AGENCIA DE PATENTES Y MARCAS |
NUEVA LEY DE MARCAS
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RAFAEL ORTEGA PEREZ Agente de la Propiedad Industrial |
Articulo 2
Articulo 3
| Desde una perspectiva general la nueva Ley de Marcas, que ha entrado en vigor el 31 de Julio del 2002, cierra el proceso de armonización internacional, dando cumplimiento a determinados compromisos adquiridos por el Estado español en materia de marca. En concreto, la nueva ley incorpora ciertas normas en aplicación de las disposiciones contenidas en el Protocolo del Arreglo de Madrid, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio( en adelante ADPIC )y, sobre todo, el Tratado sobre el Derecho de Marcas( en adelante TDM ) y su Reglamento. Muchas de las novedades que contiene la nueva ley obedecen, por tanto, a la consecución o implantación de estos tres pilares o aspectos básicos en que se funda la erforma de nuestro derecho de marcas. Ahora bien, existen, no obstante, otras novedades importantes que no han venido impuestas por esas razones de instauración de un sistema descentralizado de registro o de armonización comunitaria e internacional, sino que obedecen o tienen por finalidad facilitar y simplificar los procedimientos y operaciones registrales, reforzar la posición jurídica del titular de la marca y abrir el Registro a las nuevas tecnologías de la información. |
Entrando en detalles, el articulo 1.1 de la ley sólo contempla como modalidades de signos distintivos que pueden ser objeto de registro: las marcas y los nombres comerciales. Se suprime, en consecuencia, el carácter registral de los rótulos de establecimiento. Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley no podrá registrarse esta modalidad de signo distintivo. La protección de los rótulos de establecimiento quedará bajo el amparo de las normas comunes de competencia desleal( disposición transitoria tercera,apartado 2, último párrafo de la letra b ). Los rótulos de establecimiento que se encuentren registrados a la entrada en vigor de la Ley o en tramitación( y resulten posteriormente concedidos ) prorrogarán su existencia registral hasta que concluya el periodo de 10 a 20 años para el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez( disposición transitoria tercera, apartado 2 letra b ). con la finalidad de equiparar, en la medida de lo posible, la duración registral de todos los rótulos de establecimiento que estén vigentes a la entrada en vigor de la nueva ley, la letra a) del apartado 2 de la disposición transitoria tercera prevé una renovación especial para estos rótulos de establecimiento, que habrá de solicitarse dentro de los seis meses siguientes a la |
entrada en vigor de la ley y que prorogará la existencia de éstos por siete años a contar desde la entrada en vigor de dicha ley. Esta renovación especial habrá de solicitarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo que cuando la renovación del rótulo en cuestión sólo comprenda municipios ubicados en una única Comunidad Autónoma, en cuyo caso la solicitud de renovación habrá de presentarse ante dicha Comunidad Autónoma, que también será la competente para acordar o denegar dicha renovación. Una vez finalizado el periodo de los 10 o 20 años para el que hubieran sido concedidos o renovados por última vez estos rótulos o, en su caso, una vez transcurridos el periodo de renovación especial por siete años, el registro de éstos rótulos será definitivamente cancelado. Mientras dure la vigencia registral de los rótulos de establecimiento a los mismos les será aplicables las disposiciones de la nueva ley y, en consecuencia, podrán formularse con base en los mismos las correspondientes oposiciones o acciones de nulidad de registro. Correlativamente, dichos rótulos estarán sujetos a las correspondientes acciones de nulidad o caducidad que se formularen contra ellos. |
| La nueva Ley formula un nuevo concepto legal de marca que incluye como novedad más sobresaliente la exigencia de que el signo en que consista la marca sea susceptible de representación gráfica. Se armoniza así nuestro concepto de marca y se supera la excesiva generosidad de la extinta Ley de 1988, adecuándose el concepto legal de marcas a las circunstancias reales y prácticas existentes, pues a nadie se le oculta que las llamadas marcas táctiles, olfativas o gustativas presentarían importantes o hasta irresolubles problemas registrales( publicidad, examen, registro ), opr lo que constituyen más de una idea académica que una necesidad práctica y real sentida por los medios interesados. Dentro del apartado de las prohibiciones de registro, las novedades que incorpora la nueva Ley son más formales que de fondo. No obstante, deben reseñarse ciertas cuestiones. Las prohibiciones absolutas se reformulan y se da tratamiento especial a las indicaciones de procedencia de vinos y licores, con lo que se superan ciertas impresiciones técnicas de la Ley de 1988.En concreto, se introduce como prohibición autónoma la falta de carácter distintivo, prohibiendo el registro de los signos banales o excesivamente complejos, |
que son algo totalmente distinto a la prohibición de los signos genéricos, pues un signo banal, por ejemplo, no designa ningún género o especie de producto o servicio; se elimina la doble prohibición de los signos genéricos, pues desde el Convenio de la Unión de Paris( en adelante CUP )dichos signos están prohibidos en cuanto designan la especie de los productos o servicios a que se aplique la marca, y en la Ley de 1988 estos signos aparecen prohibidos dos veces: en la letra a) y la letra c) del artículo 11.1; se elimina también la doble prohibición de los signos y punzones contenidas en las letras i) y j) del artículo 11.1 de la vigente Ley y el sometimiento a accesoriedad de los signos prohibidos por el artículo 6 ter CUP, contrario a dicho artículo, así como la prohibición de los signos y punzones de cualquier Estado, aunque no sea miembro de la CUP, y sin fijar dicha prohibición sólo será aplicable en los casos en que las marcas que los contengan se destinen a productos del mismo género o similar a que se destinan dichos signos o punzones. Finalmente, rectificando la Ley de 1988, se permite que cualquier signo pueda acceder a registro o no ser anulado si hubiere ganado por el uso carácter distintivo( secondary meaning ), sin limitar este beneficio a los signos descriptivos. | Por cuanto se refiere a las prohibiciones relativas, debe reseñarse que la nueva Ley adopta el concepto de "marca anterior"; y respecto de la incompatibilidad por confusión, se sustituye la expresión de la vigente Ley de signos: " que puedan inducir a confusión" por la más restringida de:" que exista un riesgo de confusión "; asi mismo, en rectificación de la Ley de 1988 y en armonización con la Directiva Comunitaria, se incluye el riesgo de asociación como un elemento del riesgo de confusión y no como un factor o elemento independiente de éste. Dentro de este capítulo las prohibiciones relativas ha de destacarse la introducción de una nueva prohibición de registro. La letra d) del artículo 9.1 prohibe el registro de una marca cuando la misma fuere incompatible con "el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica" que antes de la fecha de rpesentación o prioridad de dicha marca identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante. Tres requisitos son precisos para la aplicación de esta prohibición: que exista riesgo de confusión en el público; que se pruebe el uso o, alternativamente, el conocimiento notorio de dicho nombre comercial; y que ese uso o conocimiento notorio se extienda al conjunto del territorio nacional. |
| Mención especial y separada ha de hacerse del tratamiento que la nueva Ley efectúa de las marcas notorias y renombradas. * Se define legalmente, por primera vez en nuestro derecho, los conceptos de marca notoria y de marca renombrada (art. 8.2 y 3). *Las marcas notorias y renombradas, si estan registradas, se protegen por encima del principio de especialidad. La quiebra del principio de especialidad será tanto mayor cuanto sea el grado de notoriedad de la marca. Cuando la marca sea conocida por la generalidad del público consumidor, es decir, cuando la marca sea renombrada, su protección alcanzará a cualquier género de productos o servicios. * La Protección que se otorga a este tipo de marcas, no se funda en el riesgo de confusión, sino en el aprovechamiento indebido de la reputación de esas marcas y en el perjuicio que se pueda causar al carácter distintivo de las mismas( dilución ). * Correlativamente a esta prohibición de registro, se fija en el contenido del derecho el alcance extendido del "ius prohibendi" de estas marcas. Se supera asi el "olvido" padecido por la Ley de 1988 y se dota a sus titulares de esta proteccion reforzada no sólo frente al registro de otras marcas, |
sino también frente al mero uso en el mercado de signos que puedan causarle perjuicio a las mismas (art. 34.2c). * La nueva Ley extiende la protección de las marcas notorias y renombradas incluso frente a la inscripción de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas. Los órganos registrales competentes(Registro Mercantil) denegarán la inscripción de una denominación o razón social de una persona jurídica cuando la misma coincida o pueda originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados(Disposición adicional decimocuarta). * En coherencia con os fundamentos que justifican esta protección reforzada para este tipo de marcas, la Ley otorga esta misma protección a los nombres comerciales registrados notorios o renombrados. La nueva ley también resuelve la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas y registradas.Es decir, la aplicación en España del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de Paris. La Ley de 1988 resuelve esta cuestión de modo inadecuado y contrario a lo previsto en el citado artículo bis 6.La nueva legislación otorga al titular de una marca | notoriamente conocida y no registrada no sólo la facultad de ejercitar una acción de nulidad(art. 52.1) como estrictamente le reconoce la vigente Ley, sino además la de oponerse en la vía administrativa al registro de una marca incompatible con la misma(art. 34.5). La protección que se otorga a estas marcas no registradas tan sólo alcanza a productos o servicios idénticos o similares, no se protegen estas marcas por encima del principio de especialidad. También, la nueva ley, establece la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para recibir y efectuar el exámen de admisibilidad y forma de las solicitudes de registro de marcas(arts. 11 y 16). El exámen de licitud, publicación de la solicitud, exámen de prohibiciones absolutas, oposiciones y resolucion de la solicitud de registro compete a la OEPM. Las Comunidades Autónomas están obligadas a remitir los datos de las solicitudes de registro que se le presenten en el plazo de 5 días(art.11.7). Se trata con ello de mantener al día, en la medida de lo posible, la base de datos del Registro, a efectos de información pública y emisión de informes de anterioridades.Una vez superado el exámen de admisibilidad y forma, LAs Comunidades Autónomas remitirán el expediente con todo lo actuado a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art.17) |